MA Dapat Membatalkan Pendaftaran Merek Yang Sudah Terdaftar Di Negara Lain

MAHKAMAH AGUNG MEMBATALKAN PENDAFTARAN MEREK YANG MEMILIKI PENULISAN, KOMBINASI UNSUR DAN BUNYI UCAPAN YANG MIRIP DENGAN MEREK YANG SUDAH TERDAFTAR DI BERBAGAI NEGARA LAIN.

 

ARTOSULAWESI.MY.ID - Lewis Banks Ltd. (Penggugat), perusahaan asal Inggris yang memproduksi suku cadang dan pelindung motor dengan merek "GBRacing", menggugat Ng Tiong Sew (Tergugat), pihak yang telah mendaftarkan merek "GB Racing Premier Motorcycle Protection" di Indonesia pada tahun 2020. Penggugat mendalilkan telah menggunakan dan mendaftarkan merek "GBRacing" sejak tahun 2008 di Inggris dan berbagai negara lain, dan merek tersebut telah dikenal luas di industri otomotif global. Namun, ketika hendak mendaftarkan merek tersebut di Indonesia, Penggugat menemukan bahwa merek serupa telah lebih dahulu didaftarkan atas nama Tergugat pada tahun 2020. Penggugat menyatakan bahwa pendaftaran tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik, karena terdapat persamaan yang mencolok dalam nama, bentuk tulisan, logo, warna, dan bunyi merek yang didaftarkan oleh Tergugat, yang dianggap meniru atau menjiplak merek “GBRacing”.

Penggugat mengajukan gugatan agar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan satu-satunya pihak yang berhak untuk mendaftarkan dan menggunakan merek “GBRacing” di Indonesia. Penggugat juga meminta agar pendaftaran merek milik Tergugat dibatalkan dan Kemenkumham c.q Ditjen Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat) untuk tunduk pada putusan ini dengan mencoret pendaftaran merek milik Tergugat. Namun, gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena telah melampaui tenggat waktu pengajuan pembatalan merek. 

Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) menyatakan Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek dengan dasar adanya itikad tidak baik sehingga gugatan dapat diterima dan tidak kadaluarsa. MA menilai bahwa merek milik Tergugat memang memiliki persamaan pada cara penulisan, kombinasi unsur, dan persamaan bunyi ucapan dengan milik Penggugat sehingga berpotensi menyesatkan konsumen dan menimbulkan persaingan tidak sehat. MA menilai bahwa patut diduga dalam mendaftarkan mereknya, Tergugat memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek Penggugat demi kepentingan usahanya. 

MA mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan satu-satunya pihak yang berhak untuk mendaftarkan dan menggunakan merek “GBRacing” di Indonesia. MA juga menyatakan Tergugat sebagai pemohon yang beriktikad tidak baik dalam pengajuan pendaftaran mererk “GB Racing Premier Motorcycle Protection” dan memutuskan untuk membatalkan pendaftaran merek atas nama Tergugat tersebut. -> Putusan Mahkamah Agung Nomor 425 K/PDT.SUS-HKI/2025, tanggal 19 Mei 2025. Sumber: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/11f05018d4f233289190313730303033.html. #SalamPancasila; (Fredrik J. Pinakunary).